答复专利申请缺乏创造性审查意见的心得琐记

中国药科大学周和平

规定专利代理人不允许兼职后，笔者就没有注册执业，后律师执业证也放弃了。然在专利代理工作中，尤其是在答复医药领域专利申请缺乏创造性方面，有些心得，供新人参考：

1、撰写专利申请说明书时，要分析该发明与现有技术相比在创造性方面存在哪些不足，预想审查员可能提出的问题，在申请说明书中预先陈述已方理由，或埋下以后答复审查时可用的证据。说明书要面面点到，权利要求书要留修改余地（即方便修改，修改后仍清楚，并能得到说明书实质支持），这些本文暂不细说。

这样做的前提是：全面深刻地理解发明实质及其可能扩展的范围，同时进行必要的检索。专利代理人的检索与科研人员的检索是有区别的。“理解了的东西，我们才能更深刻地感觉它。”笔者代理的大多数案，都会自己动手进行检索，作为药大讲授十年“科技文献检索”课的教师，这可能是笔者一点优势。

为了理解发明、撰写好申请文件，笔者常书面提出一连串的问题，指出不清楚地方或需要补充的内容，要求研发人员（不是公司的科技管理人员）一一书面作答。在起草第一稿之前，这些问题常达十余条之多，而此后的补充修改，一般都在五稿以上。每一稿都保留，作为代理工作尽责证据，有些你要求澄清的或补充中，当事人可能因种种原因没有提供，一旦将来审查程序或无效程序中出现问题，口说无凭。

2、答复审查员认为涉案发明创造性缺乏时，需要针对审查意见中指出的具体事实理由，将说明书与对比文件仔细对比。这是常识，但却是答复质量好坏的基础。

有时对比文件是英文（如是其它文种，审查员往往会提供德温特的英文摘要），有时对比文件是研究生毕业论文，均要全面浏览一遍，对已方答辩有利内容，做上记号。然后通盘考虑，可以利用哪些审查条款。此时，专业知识很重要。

然而，不具专利法律视野的纯研究人员提供的答复，有时文不对题，或遗漏重要区别特征，或罗嗦重点不突出。最重要的是，难以准确地搜集有利信息并将其与相关创造性审查基准结合。换言之，纯研究人员往往不能从创造性审查基准角度，去分析搜集有利信息，并以明确法律用语，表述出来。所以，说明书与对比文件的对比分析，以及在此基础上，对独立权利要求1缺乏创造性的答辩意见，百分之百是笔者自己撰写。有次一发明人当面击案叫好“你写的比我想的还要清楚！”

3、笔者入行时，怀从事一个利国利民伟大事业之情，尽力尽力对待每件申请案，每年一般仅愿接案十余件，执业的最后二年最多，接案二、三十余件。我校英语教授胡廷熹曾教导，大意是求上得中，求中得下。笔者一直牢记，且因是兼职，学校固定铁饭碗，所以可不计精力、时间，每案细做。年青人有生存压力，可以理解。说句老话：春种秋收，得失相当。